Bacardi a perdu le dernier round de sa longue bataille pour la propriété du nom Havana Club et son utilisation aux États‑Unis.
Une cour d’appel fédérale du circuit en Virginie a confirmé la décision rendue par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) de renouveler, en 2016, la marque fédérale « Havana Club » déposée par Cubaexport, malgré les objections de Bacardi.
Bacardi a déclaré être « déçu que la cour ait accordé au gouvernement cubain une période de grâce de dix ans pour renouveler une marque qui avait été volée dès l’origine ».
Marque confisquée
Cette querelle remonte aux premiers jours du régime de Castro à Cuba dans les années 1960, lorsqu’il a confisqué la marque et le nom à Jose Arechabala S.A., la société fondatrice.
La famille Arechabala a déplacé sa production vers Porto Rico et a finalement vendu la marque Havana Club en 1995 à Bacardi, qui distribue le rhum sur le marché américain depuis lors.
Pendant ce temps, une nouvelle société d’État, Cubaexport, a poursuivi la production à La Havane et a chargé Pernod Ricard de distribuer leur rhum Havana Club à l’échelle mondiale. Cela excluait les États‑Unis en raison de l’embargo sur les produits cubains.
Cependant, en 1976, Cubaexport avait réussi à enregistrer le nom de la marque aux États‑Unis, bien qu’il ne puisse pas y vendre.
Cela, selon elle, empêche Bacardi d’utiliser le nom Havana Club, d’autant plus que le rhum n’est pas produit à Cuba.
Changement de cap
Cubaexport a tenté de renouveler sa marque américaine en 2005, mais cela a été empêché après que le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a refusé de lui délivrer une licence.
L’OFAC a changé de cap et délivré la licence vers la fin de l’administration Obama, et l’USPTO a renouvelé la marque de Cubaexport en 2016.
Suite à cela, Bacardi a poursuivi l’USPTO devant une cour fédérale de Virginie en 2021, soutenant que la marque de Cubaexport aurait dû expirer en 2006.
Le juge de district américain Liam O’Grady a rejeté l’affaire en 2022, estimant que Bacardi ne pouvait contester la marque que par les procédures de l’office des marques. La quatrième cour d’appel du circuit américain a relancé l’affaire en 2024.
Dernier chapitre
La juge de district américaine Leonie Brinkema a de nouveau rejeté le recours l’année dernière et un panel de trois juges a désormais confirmé sa décision.
« La licence OFAC a dissipé le brouillard, enlevant l’obstacle juridique qui empêchait que le transfert de 2005 compte comme paiement », a déclaré la cour d’appel. « Ce qui paraissait incomplet en 2006 était, d’ici 2016, opportun et efficace. »
Cependant, Bacardi affirme que la marque de Cubaexport expirera dans quelques jours et ne peut pas être renouvelée en vertu d’une loi de 2024 qui interdit aux tribunaux et aux agences américaines de reconnaître les marques confisquées par le gouvernement cubain.
La querelle est destinée à se poursuivre alors que les deux camps se disputent une part du principal marché américain du rhum.
